Buenos Aires, Jueves, 2 de Febrero
23 enero, 2018 0:05 Imprimir

Notas a la reciente modificación del Régimen de Marcas Argentino (Dto. 27/2018) – Dr. Juan Felipe Porta

 

 

I.  RESUMEN DE PUNTOS ANOTADOS DE LA REFORMA

 

El Decreto de Necesidad y Urgencia 27/2018 (Publicado en el B.O. el 11/01/18) introdujo importantes cambios al régimen de Marcas argentino, algunos de los cuales requerirán una adaptación en las prácticas de los titulares marcarios y sus asesores, y otros, traerán aparejados importantes planteos sobre su validez constitucional. Entre otros:

 

  • Se modifica la competencia y se otorga facultades jurisdiccionales al INPI para resolver ciertos conflictos y actuar de oficio en algunos casos;
  • Se modifica el régimen de caducidad de marca introduciendo la caducidad parcial de marcas, lo que conlleva una modificación en los requisitos de uso para conservar el derecho;

 

A continuación me referiré a estos cambios y sus implicancias, no obstante que existan otros que también merezcan atención:

 

 

II. ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS JURISDICCIONALES AL INPI Y ACTUACIÓN DE OFICIO

 

La modificación normativa anotada le asigna competencias “jurisdiccionales” al INPI para: i) resolver en los casos de oposición al registro de marcas; ii) para declarar la nulidad, ya sea de oficio o a pedido de parte, de registros otorgados en contravención a la ley de marcas; y iii) para declarar de oficio o a pedido de parte la caducidad de marcas por falta de uso, previéndose la caducidad parcial de marcas.

 

Las resoluciones que se dicten en estos casos serán sólo susceptibles de apelación por recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, por lo que se estima que el recurso será de revisión limitada, lo que podría afectar derechos constitucionales y contrariar los precedentes de la Corte en la materia.

 

Hasta ahora todos estos asuntos eran de competencia exclusiva de la Justicia y debían ser planteados y resueltos en un juicio ordinario, lo que hacía a todos estos procesos lentos, extensos, costosos, poco dinámicos y poco eficientes.

 

Si bien la introducción de estos cambios para obtener procesos más rápidos, eficientes y menos costosos en una materia muy especializada viene siendo reclamada por un sector importante y podrían ser beneficiosos, algunos de estos cambios hacen prever posibles cuestionamientos sobre su legalidad y constitucionalidad porque, entre otros, podrían afectar el régimen republicano de gobierno (división de poderes), al asignar a un órgano administrativo facultades jurisdiccionales sin cumplimentarse los requerimientos establecidos por la jurisprudencia del máximo tribunal, como también podría violentar el derecho a una revisión integral por parte del poder judicial de las decisiones emanadas de otro poder del Estado.

 

Aunque la modificación tiene buenas intenciones, habrá que ver como se implementa en la práctica y como resuelve la justicia estos puntos. Hubiera sido preferible que se formara un tribunal administrativo especializado con facultades jurisdiccionales que respetara los principios sentados por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre este tipo de atribuciones jurisdiccionales otorgadas a un órgano administrativo, para disipar la incertidumbre jurídica y costos jurisdiccionales que este esquema puede traer aparejado.

 

 

III. CAMBIOS EN EL ESTANDAR DE USO REQUERIDO PARA LA CONSERVACIÓN DEL REGISTRO. INTRODUCCIÓN DE LA CADUCIDAD PARCIAL Y ELIMINACIÓN DE LAS “MARCAS DE DEFENSA”

 

Otra modificación medular, que produce un cambio sustancial en el sistema jurídico marcario argentino y en la práctica actual, es la modificación de los estandares de uso requeridos para la conservación del derecho.

 

Hasta ahora cualquier persona podía registrar su marca en todas las clases del nomenclador cubriendo así todos los productos y servicios posibles aunque no lo usara para esos productos o servicios, de manera que nadie podía registrar una marca igual en una de esas clases. Para mantener la vigencia de esos registros el estándar requerido por la ley era muy bajo, pues bastaba con que la marca hubiera sido usada en los últimos 5 años para cualquier producto o servicio, o para la designación de una actividad comercial, aunque no estuviera vinculada al producto o servicio protegido.

 

No obstante que la justicia venía ejerciendo un rol morigerador de los efectos de este tipo de registros de defensa, era posible oponerse en base a estos a que alguien registre dicha marca –o una similar- para cualquier producto o servicio, aunque no estuviera vinculado ni estuviera en uso para esos otros productos o servicios, bastando tener el registro para esos productos y usarla para cualquier otra cosa.

 

De tal forma, para cancelar un registro por falta de uso se requería que la marca no hubiera sido usada para nada durante 5 años (ni siquiera como designación comercial). De esta manera, la cancelación parcial de una marca -es decir sólo respecto de algunos productos o servicios de una clase- era imposible sobre esa base.

 

El nuevo régimen prevé la caducidad por falta de uso, incluso parcial, es decir, que si el signo se encuentra registrado para ciertos productos de una clase respecto de los que no ha sido usado en los últimos 5 años – y no son productos similares o afines – se puede requerir y obtener la cancelación parcial de una marca. Desaparecen así las marcas de defensa, que ya no podrán ser mantenidas luego de transcurrido el plazo inicial de protección, o que mas bien serán pasibles de cancelación.

 

La marca no caducará en caso de que dichos productos se encuentren vinculados, es decir, sean productos o servicios afines o semejantes respecto de los que ha sido utilizada la marca, lo que sin duda será una cuestión de fuerte subjetividad que deberá ser apreciada en cada caso y cuyas reglas interpretativas serán construidas mediante las diferentes sentencias y procesos administrativos y judiciales.

 

Por su parte se prevé que el INPI puede declarar la caducidad de una marca de oficio o a pedido de parte, asignándole competencia para resolver ello en instancia administrativa. Finalmente se establece la obligación de presentar una declaración jurada de uso de marca entre el 5to y 6to año.

 

Al preverse que la cancelación podrá ser declarada de oficio, las declaraciones juradas de uso podrían cumplir un rol especialmente relevante en este aspecto.

 

Estas modificaciones receptan, en parte, cierta tendencia internacional, lo reclamado por un importante sector especializado y la necesidad de cierto dinamismo del régimen, cuya aplicación estricta producía situaciones de abusos e injusticias que dieron como resultado que más de una sentencia debiera recurrir a rebuscadas teorías o formulas para escapar a esta tensión que derivaba de la aplicación literal de la norma.

 

Sin embargo se ha hecho un viraje de ciento ochenta grados adoptando un criterio prácticamente opuesto al actual, que traerá un cambio significativo para los titulares marcarios y los asesores en esta área, cuyo nuevo alcance deberá ir siendo delineado por las resoluciones y sentencias que en los casos concretos se dicten, pues se ha dejado un gran margen de discrecionalidad interpretativa en este sentido.

 

La asignación de funciones jurisdiccionales al órgano Administrativo –en la forma otorgada- también podrá ser objeto de planteos de inconstitucionalidad que podrían afectar la integridad del sistema y su seguridad jurídica, pues esta atribución se apartaría de los principios sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación condensados en el fallo Ángel Estrada (Fallos 328:651) en el que se reafiarmon y clarificaron los criterios y requerimientos para que este tipo de facultades sean Constitucionales[1].

 

 

IV.  CONCLUSIONES

 

En resumidas cuentas, esta es una reforma bastante esperada pero que presenta una serie de problemas prácticos y jurídicos que se ven doblemente afectados por el hecho de que ha sido instaurada mediante un decreto de “necesidad y urgencia”, que deberá ser confirmado por el Congreso y sus extremos verificados por la Justicia, por lo que deberá soportar importantes embates respecto de su constitucionalidad.

 

Por otra parte, la asignación de facultades jurisdiccionales al ente administrativo no cumpliría con los requerimientos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación – intérprete constitucional- para que proceda tal excepción a nuestro sistema Constitucional sin afectar el principio republicano de división de poderes consagrado en la Constitución y de revisión amplia y suficiente, receptado en los art. 18, 109 y cctes. de la CN y jurisprudencia de la Corte. En efecto, no surge de la normativa que se de cumplimiento a los estándares fijados en el fallo “Ángel Estrada” ni en el leading case “Fernández Arias”. Sería realmente conveniente que se tenga presente dichos estándares y requerimientos doctrinarios a fin de evitar la proliferación de planteos judiciales que terminarán afectando al sistema en forma integral.

 

Finalmente, se eleva sustancialmente el estándar para la conservación de los registros marcarios, eliminando prácticamente las marcas de defensa en un giro copernicano del sistema. La falta de claridad e inexistencia de una cláusula transitoria también planteará serias discusiones en relación a los derechos otorgados y vigentes.

 

Juan Felipe Porta. 22 de enero de 2018

 

 

[1] Los requisitos han sido fijados por el Máximo Tribunal, entre otros, en el citado fallo “Ángel Estrada” (Fallos 328:651) en el año 2005 que acentúa los requerimientos del leading case “Fernández Arias c. Paggio” (Fallos 276:646 ) en 1960. La nueva normativa analizada podría no superar los estándares fijados por la Corte al no cumplirse dichos requisitos para el excepcional ejercicio jurisdiccional por un órgano administrativo, de manera que sea compatible con los arts. 109 y 18 de la CN.

 

 

 

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