Buenos Aires, Sabado, 21 de Enero
18 enero, 2017 9:06 Imprimir

Doctrina

La propiedad intelectual en el Mercosur. Por Dr. Jorge Luis Tosi (Por: Dr. Jorge Luis Tosi)

 

I. PRINCIPIOS

Encaramos el presente ensayo, teniendo en cuenta que la propiedad intelectual desde el punto de vista del Derecho Aduanero, es una mercadería (“todo objeto ​que fuera posible de ser importado o exportado” – artículo 10 del Código, con la reforma de la Ley 23.0673). Y desde este punto de vista, debemos considerar que en el mundo actual, los procesos tecnológicos son esenciales para el desarrollo de los pueblos; pero además esa tecnología se acrecienta en tal magnitud, siendo que se produce sobre procesos anteriores, que se torna esencial el traslado internacional de esta mercadería. Así es como las naciones desarrolladas se dedican especialmente al incremento de estos procesos, en tanto que aquellas en desarrollo, tienen en cuenta más bien en su preocupación, el desarrollo de los productos naturales. De cualquier forma, en ese mismo desarrollo va a tener esencial importancia aquella tecnología, que los hace producir con mayor rapidez y calidad.

Atento lo indicado, en la actualidad ese valor comercial de la tecnología produce exactamente la división entre los países desarrollados y los en vía de desarrollo; por ello esa necesidad de la tecnología, es que torna imprescindible el comercio internacional, y el traslado de ese bien que lo constituye la propiedad intelectual. Esa exportación o importación del bien inmaterial que resulta lo analizado, deberá adaptarse a la legislación de cada país, y en su consecuencia expresarse a través de contratos del comercio internacional. Se trata en definitiva de la transferencia del uso del conocimiento, y no de bienes materiales; en su consecuencia al ser una creación de la persona humana, a diferencia de la jurídica, deberá producirse alrededor de la misma un circuito al que se va a proteger a través del registro de esas tecnologías.

Pero junto a la voluntad humana, se tendrá en cuenta la voluntad del Estado, donde resida ese propietario de la mercadería intelecto a exportar. Y ello nace, en virtud de toda exportación o importación puede estar gravada con tributos, que va a disponer, vigilar y cobrar el Estado acreedor, en defensa de su Fisco o patrimonio nacional.

II. EL TEMA EN LOS MERCADOS COMUNES

Partimos en ese aspecto del concepto del mercado común, en cuanto que se trata de la unión entre dos o más Estados independientes, a los fines de la programación de una macroeconomía común, es decir aquella que va a tener en cuenta el futuro de los contratantes, con una permanencia programáticamente permanente, por lo menos por un tiempo relativamente prolongado. En los aspectos programáticos, ese mercado común tiene por objeto la libre circulación de mercancía de origen de los Estados parte, en todo ese nuevo territorio aduanero, que lo conforman la suma de todos los territorios de los Estados que constituyen ese mercado. Y hablamos de territorio aduanero, teniendo por tal al espacio geográfico donde rige una misma legislación aduanera, especialmente en cuanto a tributos y a prohibiciones sobre la importación o exportación.
En cuanto a la libre circulación de mercadería, nos referimos en ese aspecto tanto a la material como la no material, que se refiere a los derechos intelectuales –tecnología-, que ya hemos referido. Y así por lo enunciado, la transferencia entre dos o más Estados que conforman el mercado común, de esa mercancía inmaterial, no cabe ser gravada por tributo alguno. Pero por otro lado al registrarse la tecnología, el Estado garantiza su uso únicamente por su creador, el que podrá cobrar sus derechos intelectuales en cuanto al uso por otro residente en su mismo territorio, interviniendo el país si existieran tributos internos; y el Estado cobrará los tributos establecidos en otro aspecto, en el momento de su exportación o exportación por el Estado receptor, de no existir exenciones comunitarias. Así las cosas, debemos ordenar una legislación común entre los Estados parte, que garantice la circulación de esta mercadería, sin que produzca perjuicio al creador del bien, como al Estado donde reside y se registró aquélla.

III. CONTRATOS SURGENTES

A los fines de la determinación de los contratos surgentes de este tipo de transacción internacional, debemos tener en cuenta en principio el concepto de tecnología como la inventiva del intelecto humano, a los fines de la aplicación de las actividades productivas, que al tener valor económico, deberá ser protegido por la legislación nacional. A partir de ello, debemos analizar los elementos del contrato, en cuanto a la utilización de esa tecnología, que se está transfiriendo por el mismo. A continuación surgirá el tema del registro de la tecnología, en cuanto pueda o no patentarse. Y en esta situación vemos la mayor protección que se le puede otorgar a la patentada, restados en los casos de la no patentada. Tanto en uno como en otro caso, el comercio mundial, especificando exactamente las empresas que utilizarán la tecnología, les será imprescindible el conocimiento tanto de unas como de otras.

Podemos definir este tipo de contratos, como aquellos en los que se comercializa el uso de los conocimientos, para la elaboración de productos, de un proceso comercial, o de la prestación de un servicio. Además de lo indicado, tenemos los contratos denominados know-how, es decir en los que se contrata la forma de utilización de una mercancía, y además aquellos que se refieren al uso de marcas, nombres comerciales o signos distintivos, a los que se designa como franchising. Así esos contratos y siempre referidos al comercio internacional, son los realizados entre personas físicas o jurídicas, con residencia en dos o más países diferentes, a los fines del uso de la tecnología o conocimientos intelectuales producidos y registrados o no por el habitante de un país, con el o los habitantes de los otros países intervinientes.

Debemos partir en los aspectos en estudio, que el creador de la tecnología o conocimientos intelectuales, es el posible generador de un beneficio económico, siendo así el propietario del activo tecnológico, que podrá comercializar en cualquier forma legal. Por ello, la tecnología se convierte en un activo comercial, atento esa capacidad innovadora y a los fines de influir sobre la economía de la producción, o de su calidad. Esto independiente desde ya, de la que crea nuevos productos.

La doctrina menciona dos tipos de contratos básicos, que son el de cesión, o los de fortalecimiento de la tecnología. Los primeros tratan de aquella transferencia total, es decir la de los derechos, por intervenir la compraventa de bienes materiales; en el segundo, se hace a los fines del uso de la tecnología, pero sin exclusividad por parte del comprador.
Tenemos en claro que en este último caso, la propiedad intelectual no se pierde por su creador, otorgándose únicamente la licencia para la explotación comercial, y en su consecuencia por tiempo determinado. Por otro lado en la contratación de fortalecimiento, podemos mencionar un tipo de ellos, que es el citado know-how, y exclusivamente se otorga el conocimiento sobre el uso que se le puede dar a la tecnología contratada. En determinados casos no se contrata solamente el conocimiento a través de exclusivas formas explicativas, sino que además el vendedor envía los técnicos para otorgar ese conocimiento, al adquirente y sus operarios.
En estos casos, existiendo tecnología patentada y no patentada, en el primer supuesto deberá estarse a la legislación del país de origen de aquélla, en virtud de lo que deberá formalizarse el contrato; en tanto que en el segundo, el contrato deberá ser además minucioso, a los fines de no producir una sorpresa a alguna de las partes del contrato. Así es como cabrá indicar con precisión la tecnología de que se trata, su aplicación que se podrá ampliar con dibujos técnicos y especificaciones de ese u otro tipo, y las especificaciones comunes a todos los contratos, como cuando el vendedor otorgue los técnicos, en los contratos know-how, para el entrenamiento del adquirente o sus operarios. Cabe indicar por último, la importancia que tiene el mencionar la prohibición del uso de la tecnología contratada, a partir del vencimiento del contrato; y desde ya ello tendrá más defensa en derecho, cuando se trata de tecnología patentada.

Un párrafo especial merece la contraprestación del adquirente, o sea el licenciador de la tecnología. En ello pueden existir los casos del pago total por el contrato, o las regalías o royalties por períodos determinados. Por otra parte, el pago se puede contratar según medida de producción, o por un precio total. Debemos mencionar antes de abordar los pagos de los royalties, que además de los mismos, que se pueden indicar como principales por parte del vendedor de la licencia, corresponderá asimismo el pago de tributos, en tanto que comentamos la transferencia internacional de tecnología, y otros derechos internos que cada legislación regule; y asimismo hacemos especial referencia a los pagos del licenciador, cuando asimismo se adquiera la concurrencia de técnicos del licenciatario de la tecnología, a los fines de la enseñanza.

Los royalties pueden ser deducidos como gastos operacionales, por lo que algunas legislaciones –la Ley 22.426 en nuestro país-, proponen un control de aquellos contratos, que además de la obligación de ser presentados ante la autoridad de aplicación –Secretaría de Industria-, se constatará una vez puesto en funcionamiento y aplicado el contrato, la cantidad de tecnología introducida, y la legalidad de aquel contrato, que fuera como dijimos aprobado por la Secretaría. En cuanto a los montos de los royalties, se tendrá en cuenta el valor de los mismos, así como la periodicidad de sus abonos, que atento esa forma de pago, dependerá del tiempo total del contrato en que se concreta.

Por último consideramos en general la forma de los royalties que se pueden dar, teniendo en cuenta que se calcula según la producción del adquirente: a) por un precio total y en consecuencia se va a ir abonando, hasta cubrir el mismo; b) se puede ir regulando en proporción a la producción, es decir que ante el aumento de la misma, va a ir disminuyendo la parte a abonar, siempre teniendo en cuenta el valor total del contrato; c) por último habiéndose establecido un valor total, cuando se cubra el mismo y aunque no se haya concluido el contrato, se considera la licencia abonada, convirtiéndose el adquirente en propietario de la misma.

IV. EL MERCOSUR Y LOS DERECHOS INTELECTUALES
Teniendo en cuenta que en los mercados comunes como es nuestro MERCOSUR, van a existir dos legislaciones que regulen las relaciones entre los Estados parte y sus habitantes, la interna de cada uno de ellos, como asimismo la comunitaria, es imprescindible hacer mención a la misma, a los fines de determinar aquélla a aplicar. Debemos mencionar en este aspecto que salvo el Paraguay, los otros tres países que forman este mercado, han adherido a la Convención de París, que regula el uso de los derechos intelectuales e industriales, en la mayoría de los países del mundo.
La legislación argentina especialmente en su Constitución Nacional, ordena en el artículo 17, que “Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que acuerde la ley”.

Asimismo los artículos 14 y 20 otorgan a los nacionales y a los extranjeros, el derecho de ejercer su profesión o industria, lo que someramente tiene relación con la propiedad intelectual que se va a utilizar a esos efectos.
La propiedad intelectual se consagra en la Ley 11.723, en tanto que la industrial se hace a través de la 22.362, que protege a las marcas de productos o servicios, las designaciones comerciales y las denominaciones de origen. Especialmente este tema es de interés en el ámbito aduanero, teniendo en cuenta los distintos Acuerdos de Complementario Económica (ACE), por los que se otorgan exenciones impositivas a las importaciones y exportaciones, entre los países de la ALADI, siendo imprescindible la presentación del certificado correspondiente en forma legal, para el otorgamiento de esas rebajas arancelarias. La ley de propiedad industrial mencionada, identifica las patentes de invención, los modelos y diseños industriales, y los modelos de utilidad, siendo sus características la novedad, la utilidad y el registro de las mismas, para su explotación exclusiva, incluyendo los casos de contrataciones de ella.

En el caso del Brasil, se dictó en 1971 la Ley 5772 o Código de Propiedad Industrial, en que asimismo se conceden los privilegios de invención, con el registro de marcas de industria y comercio o servicios. Además es de especial mención, la protección que otorga a los registros de esa propiedad otorgada en un país extranjero, con el que el Brasil haya firmado un tratado a esos fines. Y por último, se dispone la protección de las marcas extranjeras. En este objetivo se otorga la patente, presumiendo la autoridad de aquel que la haya solicitado, con la exclusividad del privilegio de su uso y el otorgamiento por contrato. Se requiere la novedad y la aplicación industrial, determinando expresamente aquello que no es patentable, y definiendo el modelo de utilidad protegido, modelo industrial y el diseño similar.

Se dispone en dicho Código, la regulación de los contratos de licencia, determinando el plazo de tres años para el uso exclusivo del registrante, a partir de cuyo plazo y si el titular no hubiera explotado la patente, no se puede prohibir a terceros el uso de la misma. Ello así también ocurre, cuando el propietario hubiera interrumpido su uso, por más de un año, y en tanto no demuestre motivos de fuerza mayor. Por último, existen causales de extinción del privilegio, referidas al vencimiento de la vigencia para su inscripción, renuncia expresa del titular, caducidad por falta del uso de hasta los tres años, y la nulidad declarada judicialmente.

La República del Paraguay regula las marcas y designaciones comerciales, y la competencia desleal, a través de la Ley 751 dictada en 1979 y modificada en 1985, ordenando que las marcas de los productos, son los signos visibles que distinguen los mismos. Así prohíbe aquellas contrarias a la moral y al orden público, o que lleven a engaño, o estén en contra del derecho al hombre. En este caso se tendrá en cuenta que el nombre, es un atributo propio de la persona, ya fuera física o jurídica, y esencialmente en este último caso su uso por otra persona jurídica puede sí inducir a engaño al consumidor. Se dispone la creación de una Oficina de Marcas, la que tendrá especial atención en el uso del mismo nombre para mercadería idéntica, en defensa del consumidor, se otorga por el registro. El uso exclusivo de la marca, o su comercialización a través de contratos a ese efecto. Aún en los casos de no registro, la misma Constitución otorga la propiedad del invento.
A los fines del uso de las marcas, se ordena la inscripción de los contratos de esa referencia, que se deberán efectuar por escritura pública, dándose a conocer los mismos por edictos. Hacemos mención por último en cuanto a esta legislación, que se regulan las patentes de invención a través de la Ley 773 de 1923; y los dibujos y modelos industriales por la 868 de 1981.

En la República Oriental del Uruguay, se regulan las marcas de la industria comercial, el comercio, y las industrias agrícolas, y en cuanto a servicios, por la Ley 9.956. En ella no es imprescindible, el uso, para detentar la propiedad, salvo los casos de orden público, debiéndose inscribir los contratos de comercialización de la misma. En cuanto a los derechos sobre los inventos y descubrimientos, se regulan por la Ley 10.089, en que a similitud del Brasil, si no se utilizara dentro de los tres años, puede hacerlo cualquier tercero; y en los casos de patentes extranjeras, deben registrarse para su uso. La Ley 15.549 define los modelos ornamentales, siendo regulados asimismo por la ley de patentes, y se refiere a aquellos que se aplican sobre cualquier herramienta de trabajo, a los fines de una mejor o más práctica utilidad.

V. PROBLEMAS Y CONCLUSIONES

Analizamos en definitiva los problemas que se pueden ir presentando, y las soluciones que se deben ir planteando.

Así como indicamos precedentemente, uno de los principios básicos de los mercados comunes, es la libre circulación de mercadería, dentro de la que se incluye la propiedad intelectual; y si bien debe ser total entre los países que conforman ese mercado, se plantea el registro de la misma en cada Estado parte y su uso en cualquiera de los demás. Vemos entonces los casos de marcas registradas en alguno de ellos para su introducción en otros; asimismo el derecho intelectual registrado en uno, y se pretenda usar en otro componente del mercado; los casos de la explotación de licencias registradas en Estados no parte, que se pretendan utilizar en dos o más de los Estados sí parte.

Atento hemos ido analizando, para Argentina y Brasil el registro de la marca hace exclusivo su uso por el que haya efectuado aquél; en tanto que en Paraguay y el Uruguay, el derecho no se adquiere por el registro, sino por el uso de la marca. Así en los dos primeros casos, el registro es constitutivo de derecho, en tanto que en los dos segundos, es meramente declarativo.
En virtud de la libre circulación enunciada, el traslado internacional entre los Estados parte impide el grabarla con derechos de importación y exportación. Consecuencia de ello, los registros se encontrarían impedidos de la prohibición de su uso, a través de la imposición de aquéllos, es decir lo que se tratan de una prohibición legal. Además de lo expuesto, ante la creación de un Tribunal de justicia comunitaria, que puede aplicar dicha legislación, resulta que en cada uno de los casos, deberá resolver sobre lo dispuesto por la misma.

Como derivado del presente estudio, se derivan algunas conclusiones, que vamos resumiendo en las siguientes:

a) la ampliación de la legislación comunitaria, dedicada especialmente al tratamiento de la utilización de la propiedad intelectual, por todos los habitantes de los Estados parte;

b) la creación de un registro comunitario de la propiedad intelectual, en procura de la defensa de esos derechos, en cuanto sean registrados por los habitantes de los Estados parte;

c) el dictado de tratados con Estados no parte, en los casos en que habitantes de los mismos, pretendan la explotación de esa propiedad intelectual de habitantes de Estados parte;

d) la regulación legislativa de los contratos de explotación de la propiedad intelectual, ya sea entre habitantes de Estados parte o no parte de nuestro MERCOSUR.-

Dr. Jorge Luis Tosi

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